Marcela Trigo de Souza

Experiência profissional

Marcela Trigo de Souza associou-se ao Escritório em 2014 como sócia no grupo de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação e Comunicações, atuando com foco em contencioso e consultivo estratégico. Atualmente é Co-Chair da Business UnitGlobal de Patent Advisory and Disputes em Baker McKenzie, com quem o Escritório trabalha em cooperação estratégica, e Head do Grupo de Indústria de Life Sciences e e Healthcare no Brasil. Marcela possui vasta experiência em disputas judiciais envolvendo patentes, segredo industrial, proteção de dados confidenciais, data package exclusivity (DPE), concorrência desleal e compliance regulatório, em especialmente nas áreas farmacêutica, de biotecnologia e telecomunicações.

Trabalho no Exterior

Trabalhou no escritório Finnegan em Washington D.C., onde atuou como advogada internacional da área de contencioso de patentes, com foco na indústria de bio & farma. Também atuou como assessora do Juiz Randall Rader no U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Washington, D.C. (2007).

Prêmios e Reconhecimentos

Marcela Trigo de Souza tem sido reconhecida por sua atuação pelos principais diretórios jurídicos em suas edições mais recentes como Chambers Global e Latin America, LACCA Approved, Leaders League, Latin Lawyers 250, Análise Advocacia 500 e The Legal 500.

Formação Acadêmica

É graduada em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Direito Processual Civil pela mesma universidade, com LL.M em Direito de Patentes pela The George Washington University Law School.

Atividades Acadêmicas / Palestras

Marcela Trigo de Souza atua frequentemente como professora convidada em curso de extensão e pós-graduação, como na pós-graduação em Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro, MBA em Gestão Jurídica da Escola Nacional de Seguros, cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. É membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), co-Coordenadora da Comissão de Resolução de Controvérsias da ABPI, membro e ex-Presidente da LES Brasil e membro da Licensing Executives Society International (LESI).

Além disso, Marcela é palestrante frequente no Brasil e no exterior.

Obras e Publicações

É autora e coautora de diversas obras e publicações, ressaltando-se entre elas:

- Democracia virtual: privacidade e direitos digitais em xeque. Artigo publicado no Estadão em 30/06/2020. Disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/democracia-virtual-privacidade-e-direitos-digitais-em-xeque/. Acesso em 21/08/2020 (coautora);

- The International Comparative Legal Guide to: Patents 2012. A Practical Cross-Border Insight to Patents Law. Brazil. International Global Legal Group Publication, p. 27-32. Coautora. A Victory for Pharmaceuticals. World Intellectual Property Review – WIPR, Jan/Fev 2011, p. 52 (coautora);

-The International Comparative Legal Guide to: Patents 2011. A Practical Cross-Border Insight to Patents Law. Brazil. International Global Legal Group Publication, p. 26-31. Coautora. Pharmaceutical Patent Owners on Alert. Life Sciences Intellectual Property Review 2010, p. 43-46 (coautora);

-Should Brazil Allow Patents on Second Medical Uses?, Revista da ABPI 93, Mar/Abr 2008, p.53-67;

-O Incidente da Suspensão de Execução de Decisões Liminares e Sentenças no Âmbito das Agências Reguladoras, Revista da ABPI 63, Mar/Abr 2003, p. 3645.

Idiomas

Português, Inglês e Espanhol.

Casos e clientes representativos

– Representou cliente da área de telecomunicações em ação judicial de repercussão nacional na área de antenas de telefonia celular;

– Representou cliente da área farmacêutica em leading case envolvendo a anuência prévia da ANVISA a pedidos de patente da área farmacêutica (artigo 229-C da Lei 9.279/96);

– Representou sindicato da área farmacêutica em leading case envolvendo a utilização de marcas em vacinas;

– Obteve liminar de extrema relevância para um cliente da área de telecomunicações em litígio envolvendo patente relacionada a identificação de chamadas em telefonia celular;

– Representou cliente da área farmacêutica em ação judicial envolvendo propaganda enganosa e concorrência desleal, que foi encerrada em acordo milionário em favor do cliente;

– Assessorou cliente líder mundial na área de saúde, iluminação e produtos de consumo a estabelecer um programa bem sucedido de licenciamento no Brasil;

- Representou uma relevante empresa multinacional farmacêutica no Brasil, cuidando do processamento de pedidos de patentes estratégicas e defensivas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), da submissão a procedimentos de pós-concessão;

- Preparou  pareceres de não-violação e nulidade para várias empresas farmacêuticas com o objetivo de lançar seus produtos no Brasil (Freedom to operate and validity opinions);

- Atuou em grandes projetos de inteligência de marketing farmacêutica, incluindo o monitoramento e proteção de acesso a informações regulatórias e de importação através de remédios legais para monitorar as atividades de empresas locais e possíveis atos de violação de patente;

- Preparou petições de subsídio de terceiros/petição de oposição para uma empresa estrangeira do setor de bioquímica para questionar pedidos pendentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);

- Representou uma empresa farmacêutica global contra um laboratório farmacêutico local em caso de violação de patente de um de seus medicamentos mais vendidos obtendo liminar e sentença favoráveis em tempo record;

- Assistiu com sucesso clientes estrangeiros na solicitação de fast tracks a pedidos de patente o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com base em de seus programas de fast-track;

- Garantiu liminar favorável suspendendo os efeitos da rejeição de pedidos divididos no INPI de um de seus clientes com base na análise restritiva do Artigo 26 da Lei de Propriedade Industrial;

- Atuou com sucesso para uma grande empresa farmacêutica na obtenção de liminar para impedir a importação e o lançamento de produto que violava a patente do cliente;

- Representou empresa global de saúde revertendo com sucesso o indeferimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para aprovação de patente de produtos em diferentes países na América Latina;

- Obteve decisão histórica executada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ratificou liminar concedida para empresa farmacêutica para impedir o lançamento de produtos genéricos e similares até conclusão do exame de pedido de patente correspondente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).